UE - ECJ rules in L'Oreal vs eBay case

In a long-awaited ruling, the Court of Justice of the European Union clarified that an online market operator has played an active role by optimising or promotion infringing items for sale, it cannot rely on the exemption from liability which the E-Commerce Directive provides. The ECJ added, among other things, that EU Member States were obliged under the IP Enforcement Directive to ensure that their courts take measures that help to end trade mark infringements by users of online marketplaces, as well as preventing further infringements. Injunctive relief must be effective, proportionate, and dissuasive and must not create barriers to legitimate trade

Italy - trademarks opposition proceeding ready to enter into force

Reports are coming in that the Italian PTO would be ready to have opposition proceedings entering into force with reference to trade mark applications that will be filed as of 1 May 2011. Once the opposition proceedings will be effective, trade mark watch services will be essential to timely identify identical or similar trade marks published. Oppositions should offerowners of Italian trademarks a cheaper and faster alternative to court actions, which have sofar been the only main instrument (besides a voluntary withdrawal or surrender by the infringer) to prevent the registration of conflicting trade marks.

Europa-USA: un sito per la tutela della proprietà intellettuale

In occasione del Consiglio economico transatlantico del 17 dicembre, Stati Uniti ed Europa hanno annunciato il lancio di un nuovo sito web, il TransAtlantic IPR Portal, che offrirà alle imprese che esportano i propri prodotti informazioni utili per tutelare il proprio marchio e combattere la contraffazione e la pirateria. Il progetto è portato avanti dal Department of Commerce degli USA e dalla Direzione generale "Imprese e industria" della Commissione europea per conto del gruppo di lavoro USA-UE sui diritti di proprietà intellettuale.
L'obiettivo del sito web è di aiutare soprattutto le piccole e medie imprese ad avvalersi degli strumenti giuridici a tutela della proprietà intellettuale sviluppati su entrambe le sponde dell'Atlantico per proteggere le loro attività immateriali – marchi, marchi registrati e brevetti – prima di accedere ai mercati stranieri. Il sito offrirà indicazioni e "kit per paese" sulla protezione dei diritti in più di venti mercati del mondo e guide su misura per diversi settori merceologici.

Entrato in vigore il nuovo Codice della proprietà industriale

Entrato in vigore il 2 settembre scorso il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, con le modifiche al Codice della proprietà industriale.
Tra le novità del provvedimento, alcune norme per la registrazione di marchi e brevetti e procedure più semplici per la tutela: sarà competenza dello stesso giudice la descrizione e il sequestro delle merci che violano i diritti di proprietà industriale. E’ istituito, inoltre, il Consiglio nazionale anticontraffazione, presieduto dal Ministero per lo sviluppo economico.
Le modifiche che il decreto legislativo ha apportato all’articolo 239 del Codice, riconoscono la protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore a disegni e modelli (Legge 633/1941, art. 2, n.10) anche alle opere di design industriale cadute in pubblico dominio prima dell’aprile 2001.

Italy signs up for Singapore Treaty

Italy signs up for Singapore Treaty by Singapore Notification No. 23, "Singapore Treaty on the Law of Trademarks Ratification by the Republic of Italy", WIPO confirms the deposit by Italy, on 21 June 2010, of its instrument of ratification of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. This Treaty will enter into force with respect to Italy on 21 September 2010. Of the 20 countries that have signed up for Singapore so far, 13 are from Europe.

UE - TMView - new database internet platform

TMview is a new internet platform that provides a single point of access to trade mark information from national, international and European Community databases.
It has been created in cooperationg with OHIM, the Benelux, Czech, Danish, Italian, Portuguese and UK Intellectual Property Offices and World Intellectual Property Organization (WIPO) and it has been launched on 13 April 2010 free for all users.

WIPO - 2009 statistics show a decline in international trade mark filing

Statistics show that filings under the Madrid System in 2009 decreased 16% in comparison to 2008. It is estimated that 35,195 international trade mark applications were filed in 2009, as compared to the nearly 42,075 applications in 2008. Similarly, registrations went down 12% as compared to 2008 with a total of 35,925 in 2009. Nevertheless, increases in the number of fillings were observed among some major users of the system, notably the European Union (EU) (3.1%), Japan (2.7%), the Republic of Korea (+33.9%), Singapore (+20.5%), Croatia (+17.5%) and Hungary (+14.5%).

Global Financial Crisis Hits International Trademark Filings in 2009

International trademark filings under WIPO’s Madrid System for the International Registration of Marks (“the Madrid system”) dropped by 16% in 2009 as a result of the global economic downturn, though increases were observed among some major users of the system, notably the European Union (EU) (3.1%) and Japan (2.7%), as well as in the Republic of Korea (ROK) (+33.9%), Singapore (+20.5%), Croatia (+17.5%) and Hungary (+14.5%)

Italy publishes new Decree 13 January, 2010 n. 33 - concerning implementation of Italian Industrial Propoerty Code

By Decree of January 13, 2010, n. 33, the Implementing Regulation of the Italian Industrial Property Code, as adopted by Law Decree of 10 February 2005, No. 30, has been published on the Official Gazette No. 56 on March 9, 2010.
The italian Industrial Property Law Code introduced, five years ago, some significant changes and simplifications in trade marks procedures before the Italian IP Office and also enacted administrative opposition proceedings. The publication of the Implementing Regulation will eventually make it possible to protect trade mark rights by means of administrative opposition proceedings in Italy. However, the timetable for the implementation of all required tools, including the publication of applications in the Official Bulletin of Trade Marks for opposition purposes, remains unknown.

Italian Supreme Court tackles Rubik's Cube CTM and establishes that Protection under the Italian Criminal Code for a CTM runs from Application Date

On 2 February 2010 (decision No 4217/10) the Italian Supreme Court issued a decision reinforcing the protection for CTM’s under the Italian criminal law, with a finding that protection of CTM’s under the Italian Criminal Code must be considered as commencing from the date of the application such that ‘counterfeiting’ of a CTM may also occur when trade mark is still in the process of being registered.

Inasprimento sanzioni relative alla contraffazione

Per la lotta alla contraffazione il governo ha previsto una riformulazione delle sanzioni amministrative e un inasprimento delle sanzioni penali. Lo ha annunciato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, nel corso di una interrogazione parlamentare. "Viene introdotto il reato di usurpazione di titolo di proprietà industriale nonché di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di orgine. Sono stati attribuiti, inoltre, maggiori poteri alle forze di polizia e la confisca dei beni", aggiunge. "Lo strumento più efficace per contrastare tale pratica sleale - continua il sottosegretario - è il controllo alle frontiere, mentre l`adozione dell`indicazione obbligatoria (il cosiddetto Made In) fornisce maggiori garanzie al consumatore".

ICANN dal 16 novembre 2009 registrazione nome a dominio in caratteri non latini

In occasione del meeting tenutosi a Seoul il data 30 ottobre 2009, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)ha deciso la possibilità di uso di indirizzi e domini web in caratteri non latini. Dal 16 novembre 2009 sarà dunque possibile registrare nomi a dominio, fra gli altri, in caratteri cirillici, arabi, coreani,giapponesi, greci, hindi e cinesi.

UE - Commission proposes new practical means to beat counterfeiting and piracy

The European Commission recently adopted a Communication outlining practical initiatives in enhancing intellectual property rights (IPR) enforcement. The initiatives are meant to complement the existing legislation in IPR and to contribute towards the Commission's aim of ensuring an efficient, proportionate and predictable system of enforcement.
Actions outlined in the Communication include cooperation through a new EU Observatory on counterfeiting and piracy, administrative coordination amongst EU member states through national coordinators and building collaborative voluntary arrangements between stakeholders.

WELLA - on the beach swiss decision of trade mark descriptiveness

Wella had no luck with the extension of protection of its international trade mark ON THE BEACH, claiming protection for cosmetics, perfumes and hair lotion, to Switzerland.

The Federal Adminstrative Court ruled that ON THE BEACH would be understood by the relevant consumers to indicate a certain use of the product, i.e. a type of cosmetics particularly suited for use on the beach.

It was therefore descriptive and not protectable as a trade mark.

The decision underlines the very strict Swiss practice regarding lack of distinctiveness.

ON THE BEACH had been registered in Germany (base mark) and the OHIM had not refused the extension to the EU member states.

UE - European Commission publishes 2008 statistics of customs actions in enforcing IPR

The European Commission has published statistics related to customs actions on goods infringing intellectual property rights (IPR) at the EU external borders. The report shows an increase in the number of cases where goods infringing IPR have been detained, from 43,000 cases in 2007 to nearly 49,000 in 2008.
The types of articles with a significant increase in detention are toys, electrical equipments, medicines and DVDs. The statistics demonstrate a strong trend of cooperation with industries, where over 80% of customs interventions in 2008 were initiated at industry's request based on suspicion of IPR-infringing products.

Marchi emittenti nazionali: fine di un ingiustificato privilegio

Con la Sentenza n. 206/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2-bis della legge n. 78/1999.

Il comma in questione prevedeva che "Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale". Detta Legge che ha come obbiettivo il fatto di evitare la costituzione di posizioni dominanti, conteneva invece una norma che rafforzava i networks nazionali a discapito di quelli locali.

Tale previsione di legge era nettamente in contrasto con il quadro legislativo che disciplina la materia per tutte le altre fattispescie. Infatti il codice civile prevede all'art. 2571 che "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".

La questione di legittimità è stata sollevata dal Consiglio di Stato nel marzo 2008 nell'ambito di un procedimento che vedeva come parti avverse la società Pubblikappa e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La società Pubblikappa possiede una radio locale dal nome "Radio Kiss Kiss Italia" che trasmette dal 1994, tale denominazione è evidentemente molto simile a quello dell'emittente nazionale "Radio Kiss Kiss Network". L'emittente locale si era vista privata dei suoi diritti relativamente all'uso della denominazione sia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sia dal TAR del Lazio. PubbliKappa aveva quindi fatto ricorso al Consiglio di Stato il quale sollevava la questione di legittimità costituzionale. La suprema magistratura amministrativa osservava che "la disciplina "sembra incidere, invero, in termini oggettivamente rilevanti e irrimediabili sulle posizioni delle emittenti locali che facevano legittimo uso del marchio, costrette a dismettere tale determinante segno identificativo a causa soltanto della loro specificità territoriale, anche e soprattutto qualora esse abbiano fatto uso del marchio in questione con priorità rispetto alle emittenti nazionali che abbiano successivamente utilizzato il marchio medesimo" e aggiungeva anche "a tutela del marchio d’impresa risponde, infatti, ad un’esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell’iniziativa economica... ...tanto più nel settore radiofonico, costituendo l’unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato delle radiofrequenze".

La Corte Costituzionale ritiene, infine, fondato il dubbio di costituzionalità e con la Sentenza n. 206/2009 dichiara illegittimo l'art. 2, comma 2-bis della legge n. 78/1999

Corte di Giustizia UE: tutela della notorietà del marchio e illiceità della pubblicità comparativa

In un complesso caso che vede opposte L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, e Laboratoires Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd per contraffazione di marchi la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi pregiudizialmente fornendo l’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, nonché dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE. La Corte si è pronuciata in senso largamente contrario a quanto proposto dall'Avvocato Generale Mengozzi con conclusioni del 10 febbraio 2009. In generale la Corte di Giustizia ha ricordato: "il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato" ... mentre il "pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio", infine la "nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» e «free-riding», non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio". Posto che è sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché vada applicato l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, secondo la Corte "Ne discende che il vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può rivelarsi indebito, anche quando l’uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio né al carattere distintivo né alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo".

Last-minute win for Lastminute

In Cases T-114/07 and 115/07, Last Minute Network Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, Last Minute Tour SpA, the Court of First Instance of the European Communities allowed the appeal by tourism website Lastminute.com against the grant of a Community trade mark to Last Minute Tour for, among other things, hotel and tourism services. Lastminute.com sought to cancel the figurative mark under Article 8(4) of Regulation 40/94, citing its earlier unregistered mark LASTMINUTE.COM and maintaing that, on account of its earlier right, it would be entitled to prevent Last Minute Tour trading under the applied-for logo in the United Kingdom. The court's decision, annulling that of the Board of Appeal, reinstates the result first obtained by the Cancellation Division.

United Kingdom. The UK's High Court rules that eBay is not liable for the sale of counterfeited L'Oréal products

The United Kingdom's High Court has ruled that U.S. Internet service provider, eBay, cannot be held liable for the sale of counterfeit products via its Web site. The decision was made in the suit initiated by L'Oréal, which claimed that that eBay has not taken adequate steps to stop sales of fake products bearing their trade marks. The UK High Court, however, found that the popular online auction and shopping Web site is not liable for trade mark infringements committed by its users and that eBay has met its legal obligation in addressing problems of the sale of counterfeit items.
Several questions still remain as to the interpretation of the Trade Marks Directive and its implication on L'Oréal's entitlement to relief. These will be raised before the European Court of Justice. Actually, L'Oréal has launched similar actions against eBay in several other European countries, including France, Belgium and Spain. In France, the courts first ruled against eBay in a similar action brought by Louis Vuitton and Hermes, but later they took the same decision as the UK court in an action brought by L'Oréal.

Marchio Comunitario - nuove tasse per la registrazione

La Commissione Europea ha deciso di ridurre le tasse da versare all’UAMI per la registrazione dei marchi comunitari al fine di incentivare e semplificare la relativa procedura.
Fino a qualche settimana fa, oltre alla tassa di deposito da versare con la domanda di registrazione, occorreva pagare anche una tassa alla fine della procedura di esame. Dal 1 maggio 2009 la tassa di deposito per ottenere un Marchio comunitario è aumentata leggermente, ma è stata eliminata completamente la tassa di registrazione. L’unica tassa dovuta ammonta quindi ad Euro 900,00 per un deposito di un marchio, fino a tre classi, con procedura E-filing. È previsto un supplemento di Euro 150,00 per il deposito con la procedura ordinaria (deposito cartaceo). L’intento della Comminsisone è quello di incentivare la registrazione dei marchi e permettere anche alla piccole e medie imprese di tutelare i propri segni distintivi e le idee creative che rappresentano elementi fondamentali della loro forza competitiva.
Come affermato da Charlie McCreevy, Commissario per il mercato interno: “La diminuzione delle tasse e la semplificazione della procedura rendono molto più conveniente e facile ottenere la protezione dei marchi in tutta l’UE, con conseguente incentivo allo spirito imprenditoriale e al commercio, essenziale in tempi di crisi economica”.