Italian Supreme Court tackles Rubik's Cube CTM and establishes that Protection under the Italian Criminal Code for a CTM runs from Application Date

On 2 February 2010 (decision No 4217/10) the Italian Supreme Court issued a decision reinforcing the protection for CTM’s under the Italian criminal law, with a finding that protection of CTM’s under the Italian Criminal Code must be considered as commencing from the date of the application such that ‘counterfeiting’ of a CTM may also occur when trade mark is still in the process of being registered.

Inasprimento sanzioni relative alla contraffazione

Per la lotta alla contraffazione il governo ha previsto una riformulazione delle sanzioni amministrative e un inasprimento delle sanzioni penali. Lo ha annunciato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, nel corso di una interrogazione parlamentare. "Viene introdotto il reato di usurpazione di titolo di proprietà industriale nonché di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di orgine. Sono stati attribuiti, inoltre, maggiori poteri alle forze di polizia e la confisca dei beni", aggiunge. "Lo strumento più efficace per contrastare tale pratica sleale - continua il sottosegretario - è il controllo alle frontiere, mentre l`adozione dell`indicazione obbligatoria (il cosiddetto Made In) fornisce maggiori garanzie al consumatore".

WIPO Welcomes EU Ratification of the WIPO “Internet Treaties”

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Mr. Francis Gurry, welcomed on December 14, 2009 the ratification by the European Union (EU) of the so-called “Internet Treaties” - the WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) - which establish the basic standards of protection for copyright and related rights in the digital environment.

ICANN dal 16 novembre 2009 registrazione nome a dominio in caratteri non latini

In occasione del meeting tenutosi a Seoul il data 30 ottobre 2009, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)ha deciso la possibilità di uso di indirizzi e domini web in caratteri non latini. Dal 16 novembre 2009 sarà dunque possibile registrare nomi a dominio, fra gli altri, in caratteri cirillici, arabi, coreani,giapponesi, greci, hindi e cinesi.

UE: la Commissione pubblica i risultati della consultazione pubblica sul design

La Commissione Europea ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica lanciata nell'aprile scorso sul ruolo del design nell'innovazione e nella competitività. Dal rapporto emerge la grande considerazione che le imprese hanno verso il design quale motore delle futura competitività dell'economia europea. Più del 95% delle imprese ritiene inoltre che le iniziative a supporto del design debbano essere parte integrante della politica europea sull'innovazione e che tali iniziative debbano essere prese a livello di Comunità Europea piuttosto che a livello locale. Dal punto di vista della proprietà intellettuale è interessante notare che solo il 50% associa il design con i diritti IP. Dal rapporto della Commissione emerge un dato interessante: esiste un notevole potenziale per l'utilizzo del design in ambito di piccole medie imprese e nelle aziende low-tech.

WIPO - Simplification of international design registration system

Member states of the World Intellectual Property Organization (WIPO) have agreed to simplify the international design registration system. This decision is supposed to reduce the complexity of the system and will focus greater attention on the 1999 Geneva Act. This Act enhances the existing system by making it more compatible with registration systems in countries where protection of industrial designs is contingent on examination to determine the acceptability of an application. The Geneva Act also introduces a modified fee system, the possibility of deferring publication of a design for up to 30 months and the ability to file samples of the design rather than photographs or other graphic reproductions.

UE - Commission proposes new practical means to beat counterfeiting and piracy

The European Commission recently adopted a Communication outlining practical initiatives in enhancing intellectual property rights (IPR) enforcement. The initiatives are meant to complement the existing legislation in IPR and to contribute towards the Commission's aim of ensuring an efficient, proportionate and predictable system of enforcement.
Actions outlined in the Communication include cooperation through a new EU Observatory on counterfeiting and piracy, administrative coordination amongst EU member states through national coordinators and building collaborative voluntary arrangements between stakeholders.

WELLA - on the beach swiss decision of trade mark descriptiveness

Wella had no luck with the extension of protection of its international trade mark ON THE BEACH, claiming protection for cosmetics, perfumes and hair lotion, to Switzerland.

The Federal Adminstrative Court ruled that ON THE BEACH would be understood by the relevant consumers to indicate a certain use of the product, i.e. a type of cosmetics particularly suited for use on the beach.

It was therefore descriptive and not protectable as a trade mark.

The decision underlines the very strict Swiss practice regarding lack of distinctiveness.

ON THE BEACH had been registered in Germany (base mark) and the OHIM had not refused the extension to the EU member states.

UE - European Commission publishes 2008 statistics of customs actions in enforcing IPR

The European Commission has published statistics related to customs actions on goods infringing intellectual property rights (IPR) at the EU external borders. The report shows an increase in the number of cases where goods infringing IPR have been detained, from 43,000 cases in 2007 to nearly 49,000 in 2008.
The types of articles with a significant increase in detention are toys, electrical equipments, medicines and DVDs. The statistics demonstrate a strong trend of cooperation with industries, where over 80% of customs interventions in 2008 were initiated at industry's request based on suspicion of IPR-infringing products.

Marchi emittenti nazionali: fine di un ingiustificato privilegio

Con la Sentenza n. 206/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2-bis della legge n. 78/1999.

Il comma in questione prevedeva che "Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale". Detta Legge che ha come obbiettivo il fatto di evitare la costituzione di posizioni dominanti, conteneva invece una norma che rafforzava i networks nazionali a discapito di quelli locali.

Tale previsione di legge era nettamente in contrasto con il quadro legislativo che disciplina la materia per tutte le altre fattispescie. Infatti il codice civile prevede all'art. 2571 che "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".

La questione di legittimità è stata sollevata dal Consiglio di Stato nel marzo 2008 nell'ambito di un procedimento che vedeva come parti avverse la società Pubblikappa e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La società Pubblikappa possiede una radio locale dal nome "Radio Kiss Kiss Italia" che trasmette dal 1994, tale denominazione è evidentemente molto simile a quello dell'emittente nazionale "Radio Kiss Kiss Network". L'emittente locale si era vista privata dei suoi diritti relativamente all'uso della denominazione sia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sia dal TAR del Lazio. PubbliKappa aveva quindi fatto ricorso al Consiglio di Stato il quale sollevava la questione di legittimità costituzionale. La suprema magistratura amministrativa osservava che "la disciplina "sembra incidere, invero, in termini oggettivamente rilevanti e irrimediabili sulle posizioni delle emittenti locali che facevano legittimo uso del marchio, costrette a dismettere tale determinante segno identificativo a causa soltanto della loro specificità territoriale, anche e soprattutto qualora esse abbiano fatto uso del marchio in questione con priorità rispetto alle emittenti nazionali che abbiano successivamente utilizzato il marchio medesimo" e aggiungeva anche "a tutela del marchio d’impresa risponde, infatti, ad un’esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell’iniziativa economica... ...tanto più nel settore radiofonico, costituendo l’unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato delle radiofrequenze".

La Corte Costituzionale ritiene, infine, fondato il dubbio di costituzionalità e con la Sentenza n. 206/2009 dichiara illegittimo l'art. 2, comma 2-bis della legge n. 78/1999

Corte di Giustizia UE: tutela della notorietà del marchio e illiceità della pubblicità comparativa

In un complesso caso che vede opposte L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, e Laboratoires Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd per contraffazione di marchi la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi pregiudizialmente fornendo l’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, nonché dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE. La Corte si è pronuciata in senso largamente contrario a quanto proposto dall'Avvocato Generale Mengozzi con conclusioni del 10 febbraio 2009. In generale la Corte di Giustizia ha ricordato: "il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato" ... mentre il "pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio", infine la "nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» e «free-riding», non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio". Posto che è sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché vada applicato l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, secondo la Corte "Ne discende che il vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può rivelarsi indebito, anche quando l’uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio né al carattere distintivo né alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo".

Last-minute win for Lastminute

In Cases T-114/07 and 115/07, Last Minute Network Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, Last Minute Tour SpA, the Court of First Instance of the European Communities allowed the appeal by tourism website Lastminute.com against the grant of a Community trade mark to Last Minute Tour for, among other things, hotel and tourism services. Lastminute.com sought to cancel the figurative mark under Article 8(4) of Regulation 40/94, citing its earlier unregistered mark LASTMINUTE.COM and maintaing that, on account of its earlier right, it would be entitled to prevent Last Minute Tour trading under the applied-for logo in the United Kingdom. The court's decision, annulling that of the Board of Appeal, reinstates the result first obtained by the Cancellation Division.

United Kingdom. The UK's High Court rules that eBay is not liable for the sale of counterfeited L'Oréal products

The United Kingdom's High Court has ruled that U.S. Internet service provider, eBay, cannot be held liable for the sale of counterfeit products via its Web site. The decision was made in the suit initiated by L'Oréal, which claimed that that eBay has not taken adequate steps to stop sales of fake products bearing their trade marks. The UK High Court, however, found that the popular online auction and shopping Web site is not liable for trade mark infringements committed by its users and that eBay has met its legal obligation in addressing problems of the sale of counterfeit items.
Several questions still remain as to the interpretation of the Trade Marks Directive and its implication on L'Oréal's entitlement to relief. These will be raised before the European Court of Justice. Actually, L'Oréal has launched similar actions against eBay in several other European countries, including France, Belgium and Spain. In France, the courts first ruled against eBay in a similar action brought by Louis Vuitton and Hermes, but later they took the same decision as the UK court in an action brought by L'Oréal.

Tassa per il brevetto: no alla prova del pagamento per presunzioni

Il mancato pagamento della tassa per il brevetto, nei termini prescritti dalla legge, comporta la decadenza dal brevetto del titolare. L'eventuale prova del pagamento deve, in ogni caso, essere data attraverso la produzione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento e non può, pertanto, valere il sistema di prova basato su testimonianze e presunzioni, rientrando la fattispecie in questione all'interno del sistema tributario vigente dove non è data la possibilità di provare i pagamenti delle imposte e delle tasse in modo diverso rispetto alla prova scritta.
E' questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza del 4 maggio, la n. 10219 accogliendo il ricorso proposto dal Ministero delle Attività Produttiva contro la sentenza che aveva ritenuto provato il pagamento della tassa annuale per il brevetto sulla base di una mera presunzione

Marchio Comunitario - nuove tasse per la registrazione

La Commissione Europea ha deciso di ridurre le tasse da versare all’UAMI per la registrazione dei marchi comunitari al fine di incentivare e semplificare la relativa procedura.
Fino a qualche settimana fa, oltre alla tassa di deposito da versare con la domanda di registrazione, occorreva pagare anche una tassa alla fine della procedura di esame. Dal 1 maggio 2009 la tassa di deposito per ottenere un Marchio comunitario è aumentata leggermente, ma è stata eliminata completamente la tassa di registrazione. L’unica tassa dovuta ammonta quindi ad Euro 900,00 per un deposito di un marchio, fino a tre classi, con procedura E-filing. È previsto un supplemento di Euro 150,00 per il deposito con la procedura ordinaria (deposito cartaceo). L’intento della Comminsisone è quello di incentivare la registrazione dei marchi e permettere anche alla piccole e medie imprese di tutelare i propri segni distintivi e le idee creative che rappresentano elementi fondamentali della loro forza competitiva.
Come affermato da Charlie McCreevy, Commissario per il mercato interno: “La diminuzione delle tasse e la semplificazione della procedura rendono molto più conveniente e facile ottenere la protezione dei marchi in tutta l’UE, con conseguente incentivo allo spirito imprenditoriale e al commercio, essenziale in tempi di crisi economica”.

Corte Costituzionale: incostituzionale il regime transitorio dei reclami cautelari del CPI

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.Secondo la Consulta, l'eccesso di delega è facilmente rinvenibile avendo riguardo al fatto che "il citato comma 3 non sia riconducibile alla delega dell’art. 15 della legge n. 273 del 2002, poiché non è strumentale al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale».L’art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, dunque, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, determinando, altresì, una scelta incoerente rispetto al principio indicato dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002 ed attuato con l’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Tale scelta, infatti, non potrebbe essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, del quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente".(Corte Costituzionale, Sentenza 30 aprile 2009, n.123: Sezioni specializzate diritto industriale - Procedimento cautelare - Reclamo - Regime transitorio - Incostituzionalità).

Camera Arbitrale di Milano ente accreditato dal Registro Italiano per la rassegnazione dei nomi a dominio “.it”

La Camera Arbitrale di Milano è stata accreditata dal Registro Italiano quale ente per la riassegnazione dei nomi a dominio .IT. E’ quindi possibile attivare una procedura presso detto ente per ottenere il trasferimento di un nome a dominio a chiunque ne abbia diritto e qualora questi provi che l’intestatario attuale non abbia titolo all’uso o alla disponibilità giuridica e che il nome a dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede. La Procedura di Riassegnazione è stata creata per combattere specificamente il fenomeno del cd. Cybersquatting (accaparramento di nomi a dominio). Si segnala che le tariffe della procedura sono decisamente contenute e dipendono dal numero di nomi a dominio contestati nel medesimo reclamo e dal numero di esperti richiesti per la composizione dell'organo giudicante.
Se il caso concreto esula dalla fattispecie oggetto della procedura di riassegnazione, la Camera Arbitrale di Milano offre altri servizi fruibili quali: la Conciliazione uno strumento che si rivolge alle imprese e ai consumatori coinvolti in una controversia commerciale sia in ambito nazionale che internazionale; RisolviOnline (conciliazione online): servizio di conciliazione online che utilizza i sistemi di comunicazione offerti da internet e dalle nuove tecnologie; Arbitrato strumento con il quale vengono risolte controversie commerciali sia domestiche che internazionali demandando la decisione a uno o più arbitri, specialisti della materia, neutrali e indipendenti rispetto alle parti in lite.

OHIM - New Regulation on the Community trade mark

On its website the OHIM has announced that the new Regulation, which codifies Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark and its amendments, which it repeals, will come into force on 13 April 2009.

EPO - Montenegro and the European Patent Office signed extension agreement

The European Patent Organisation (EPO) and Montenegro have signed an agreement on the extension of European patents to Montenegro.
The Agreement will enter into force later this year, depending on a mutual exchange of notes between the Government of Montenegro and the EPO.
Once the agreement enters into force, the number of countries for which one can seek patent protection for an invention through a single European patent application will rise to 39 countries.
Up to date, the 35 member countries include all 27 EU member states plus Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway, Switzerland and Turkey. Furthermore, the Organisation has extension agreements with Albania, Bosnia and Herzegovina, and Serbia.

WIPO - International patent filing statistics in 2008

The World Intellectual Property Organization recently published the statistic of international patent filing in 2008.
Filings under the Patent Cooperation Treaty (PCT) grew by 2.4% in 2008. Despite the fact that this is the highest number of applications received in a single year, the increase was modest in comparison with the three previous years (9.3%). This might be seen as an effect of the global economic slowdown.
The largest number of applications came from companies from the United States (32.7%), followed by Japan (17.5%) and Germany (11.3%). It is worth mentioning that the highest grow rates in 2008 belong to South Korea, China and Sweden.